惩罚性赔偿与商标的描述性使用

惩罚性赔偿的适用与计算

惩罚性赔偿在《民法典》第1185条有相应的规定,“故意侵害他人知识产权,情节严重的,被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿”。《商标法》第63条第1款对此也做了规定,“……对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。“但在虽用词上略上不同,但含义实则一致。

2021年中国法院10大知识产权案件惠氏有限责任公司、惠氏(上海)贸易有限公司与原广州惠氏宝贝母婴用品有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案(2021)浙民终294号民事判决即适用了3倍的惩罚性赔偿。前述主体因不服一审均提起上诉,浙江省高院二审认定,惠氏公司、惠氏上海公司明确请求适用惩罚性赔偿,根据在案证据可证明的原广州惠氏公司侵权获得情况,按照赔偿基数的3倍计算,惠氏公司、惠氏上海公司提出的3000万元诉讼请求全额支持,同时对上述结果进行了详细的分析。

其一,关于惩罚性赔偿方式的适用。“故意”和“情节严重”是惩罚性赔偿适用的主观和客观要件。根据《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第1条第2款、第3条、第4条的规定。故意包括商标法第六十三条第一款的恶意。对于侵害知识产权故意的认定,人民法院应当综合考虑被侵害知识产权的客体类型、权利状态和相关商品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。对于侵害知识产权情节严重的认定,人民法院应当综合考虑侵权手段、次数、侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果,侵权人在诉讼中的行为等因素。

其二,再次明确了惩罚性赔偿的基数,将惩罚性赔偿基数和倍数分别单独计算。《最th高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第5条第1款规定,人民法院确定惩罚性赔偿数额时,应当分别依照法律,以原告实际损失数额,被告违法所得数额或因侵权所得的利益作为计算基数。“第三款规定,人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料,被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的,人民法院可以参考原告的主张和确定惩罚性赔偿数额的计算基数。另外,惩罚性赔偿的基数和倍数数额应当分别计算,即最终确定的被诉侵权人承担的赔偿总额应为基数数额加上惩罚性赔偿数额之和。因本院确定以3倍作为惩罚性赔偿计算的倍数,故本案赔偿总额应为基数的4倍。

商标的描述性使用

商标的描述性使用与商标性使用是关系是否构成商标侵权很重要的特征。2021年中国法院50件典型知识产权案件就益海嘉里食品有限公司与天津丰美食用油有限公司侵害商标权纠纷案(2020)津民终1331号民事判决中对此进行了阐述。

该案一审与二审的观点明显不同。一审认为商标侵权,二审认为不侵权。主要争议点就是对商标的使用是描述性使用而不是商标性使用。该案在律师行为争议还是比较大的,一审法院认定是商标描述性使用,理由是商标的本质功能在于区别商品或服务的来源,本案“黄金比例”一词并未发挥区别商品或服务来源的功能。本案“黄金比例”一词是对丰美公司食用植物调和油商品特征的一种描述,即表明丰美公司生产的食用植物调和油所用各种原料配比合理恰当,为最佳配比,并未将“黄金比例”一词作为商标来使用。同时,丰美公司对“黄金比例”一词的描述性使用亦不会引发相关消费者混淆,故益海嘉里公司的诉讼请求不能成立。

二审的观点相反。丰美公司在瓶贴中间位置突出使用了“黄金比例”标识,且使用方式与益海嘉里公司对商标的实际使用方式一致,根据一般消费者的认知习惯,会将“黄金比例”标识本身作为商标予以认知,容易使得一般消费者对商品的来源产生混淆或误认。综上,丰美公司对“黄金比例”的使用行为不属于正当性使用,其未经权利人益海嘉里公司的许可,在相同商品上使用与涉案注册商标相同的商标,侵害了益海嘉里公司涉案注册商标专用权。

笔者是倾向于一审法院的观点,认为此案作为商标的描述性使用较为妥当。

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